一、案情介紹：

訴爭商標(biāo)為第8072465號 “樓外樓”商標(biāo)，由杭州國青食品有限公司于2010年2月11日申請注冊，商標(biāo)局于2013年12月6日初審公告，2016年11月28日核準(zhǔn)注冊，核定使用在第29類“ 蛋; 冬菇; 豆腐; 豆腐制品; 腐竹; 果凍; 木耳; 食品用膠; 蔬菜色拉; 咸蛋;”商品上。

2014年2月27日，杭州樓外樓實業(yè)集團股份有限公司引證在先注冊的第769489號以及第3059901號“樓外樓”商標(biāo)核定使用服務(wù)項目為原第42類的“餐館；美容院”等，認(rèn)為訴爭商標(biāo)與2014年1月被商標(biāo)局認(rèn)定的馳名商標(biāo)具有一定的關(guān)聯(lián)性，商標(biāo)局裁定第8072465號“樓外樓”商標(biāo)不予注冊。

杭州國青食品有限公司不服商標(biāo)局不予注冊決定，于2015年9月29日向商評委申請復(fù)審。商評委認(rèn)為馳名商標(biāo)為個案原則，此案中訴爭商標(biāo)指定的商品與“樓外樓”馳名商標(biāo)在功能用途、服務(wù)內(nèi)容方面明顯不同，不構(gòu)成類似服務(wù)，不構(gòu)成近似商標(biāo)，裁定訴爭商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。

2017年5月3日，杭州樓外樓實業(yè)集團股份有限公司提出了無效宣告請求。商評委認(rèn)為杭州樓外樓實業(yè)集團股份有限公司“樓外樓“商標(biāo)是由老字號演變而來，具有極強的顯著性，并且已達(dá)到極高的知名度。杭州樓外樓實業(yè)集團股份有限公司在經(jīng)營餐飲服務(wù)中，同樣為顧客提供蛋、咸蛋、蔬菜色拉等食品，且有自己的食品公司，并且生產(chǎn)的食品在各節(jié)日中受到消費者的青睞，為消費者熟知。商評委按照商標(biāo)法第十三條第三款、第十四條、第四十五條的規(guī)定，裁定訴爭商標(biāo)無效。

二、案件分析

1、馳名商標(biāo)個案認(rèn)定

《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第6條之2規(guī)定，對馳名的商品商標(biāo)要給予特殊保護：成員國商標(biāo)主管機關(guān)有權(quán)或應(yīng)利害關(guān)系人的請求，對用于與馳名商標(biāo)相同或類似商品上的相同或近似的商標(biāo)，禁止或取消其注冊或使用。我國的商標(biāo)法遵循了這一原則，但是很多企業(yè)存在著一個誤解認(rèn)為認(rèn)定馳名商標(biāo)以后可以保護所有的類別、所有的商品項目。中國馳名商標(biāo)認(rèn)定遵循“個案認(rèn)定、被動保護“的原則，認(rèn)定的馳名商標(biāo)的效力僅限于單個案件中，但是認(rèn)定后的馳名商標(biāo)可以作為商標(biāo)的一個保護記錄用于后期案件的馳名商標(biāo)認(rèn)定中。個案認(rèn)定馳名商標(biāo)時，提供的證據(jù)應(yīng)該體現(xiàn)出馳名商標(biāo)的知曉程度、持續(xù)時間、宣傳的范圍、受保護的記錄。此案中樓外樓馳名商標(biāo)在餐館上面具有較高的知名程度，但不代表樓外樓在服裝等相關(guān)產(chǎn)品上面具備馳名商標(biāo)的程度。

2015年8月25日，商標(biāo)局下發(fā)“第8072465號“樓外樓“商標(biāo)不予注冊的決定”，但是之后該商標(biāo)仍然注冊通過。后樓外樓公司提出無效宣告后，2018年7月27日，商評委下發(fā)“關(guān)于第8072465號“樓外樓” 商標(biāo)無效宣告請求裁定書”，宣告“第8072465號”樓外樓商標(biāo)無效。那么為什么在下達(dá)不予注冊決定書后，該商標(biāo)仍然注冊通過，但之后又被宣告無效？原因是原被異議人在下達(dá)不予注冊決定后提出了復(fù)審，被原異議人復(fù)審的主要理由：爭議商標(biāo)由其獨創(chuàng)，具有顯著性。爭議商標(biāo)與第769489號“樓外樓”商標(biāo)、第3059901號“樓外樓”商標(biāo)指定使用商品/服務(wù)不同，不構(gòu)成使用在類似商品/服務(wù)上的近似商標(biāo)。被異議商標(biāo)的申請不是對原異議人馳名商標(biāo)的復(fù)制模仿。被異議商標(biāo)經(jīng)過長期使用與宣傳在消費者中已經(jīng)具有較高知名度。原異議人提出異議申請存在主觀惡意。因此，被異議商標(biāo)應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊。

但是原異議人未在規(guī)定期限內(nèi)未提交意見。經(jīng)商評委審查原來提供的證據(jù)認(rèn)定綜合申請人提供的在案證據(jù)不足以全面反映在被異議商標(biāo)申請注冊前，申請人商標(biāo)所標(biāo)示的商品在中國大陸地區(qū)使用、銷售、市場占有率、廣告宣傳的金額、規(guī)?；蚍秶惹闆r，不足以證明在被異議商標(biāo)注冊日前，申請人商標(biāo)已在中國經(jīng)過長期、廣泛宣傳使用，為中國消費者所熟知，具有馳名商標(biāo)所應(yīng)有的廣泛影響力和知名度。因此，對原異議人關(guān)于馳名商標(biāo)的請求商評委不予支持。

之后原異議人提交了無效宣告證據(jù)材料，包含一系列榮譽、相關(guān)新聞報道、樓外樓商標(biāo)被國家工商總局商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)的批復(fù)等證據(jù)。最終商評委認(rèn)定申請人引證商標(biāo)一在餐館、備辦宴席、雞尾酒會服務(wù)服務(wù)上于2013年12月27日在商標(biāo)管理案件中曾依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條的規(guī)定獲得保護。申請人提交的在案證據(jù)亦表明，在爭議商標(biāo)申請日前，申請人的“樓外樓”商標(biāo)已進行了較大規(guī)模的產(chǎn)品銷售和廣告宣傳，并獲得了大量榮譽，已具有較高的知名度，故可以認(rèn)定申請人使用在餐館服務(wù)上的引證商標(biāo)一已為中國相關(guān)公眾所熟知。其次，爭議商標(biāo)“樓外樓”與引證商標(biāo)一“樓外樓”文字構(gòu)成、呼叫完全相同，其構(gòu)成對引證商標(biāo)一的復(fù)制、模仿。爭議商標(biāo)指定使用的“蛋、咸蛋、蔬菜色拉”商品與引證商標(biāo)一具有較高知名度的“餐館”服務(wù)關(guān)聯(lián)密切。再次，被申請人與申請人同處一地，其對申請人引證商標(biāo)一知名度情況應(yīng)屬知曉，爭議商標(biāo)的注冊難謂正當(dāng)，同時，雙方同處一地亦增加了相關(guān)公眾對爭議商標(biāo)產(chǎn)品來源產(chǎn)生混淆的可能性。因此，商評委認(rèn)為，爭議商標(biāo)使用在其指定商品上容易使相關(guān)公眾發(fā)生混淆，從而損害申請人的權(quán)益。爭議商標(biāo)已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十三條第三款所指情形，因此宣告爭議商標(biāo)無效。

三、問題與啟示

  根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十五條規(guī)定，商標(biāo)局做出不予注冊決定，被異議人不服的，可以自收到通知之日起十五日內(nèi)向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。商標(biāo)評審委員會應(yīng)當(dāng)自收到申請之日起十二個月內(nèi)做出復(fù)審決定，并書面通知異議人和被異議人。被異議人在規(guī)定期限內(nèi)申請了商標(biāo)復(fù)審，但是異議人沒有在規(guī)定期限內(nèi)提交對被異議人復(fù)審理由的答復(fù)。馳名商標(biāo)認(rèn)定遵遁個案原則，申請人提供的在案證據(jù)不足以全面反映在被異議商標(biāo)申請注冊前達(dá)到馳名程度 。作為維權(quán)人，我們要時刻準(zhǔn)備積極應(yīng)對，侵權(quán)人向商評委申請復(fù)審，提出自己的理由和意見，針對侵權(quán)人的問題和意見，我們應(yīng)及時反擊和回復(fù)，在法律規(guī)定的期限內(nèi)提出意見和反駁，維護商標(biāo)權(quán)益。

四、知識產(chǎn)權(quán)保護措施

1、企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)行動應(yīng)當(dāng)?shù)姆e極參與

此案中，如果企業(yè)不提供相關(guān)聯(lián)的證據(jù)材料來證明樓外樓的馳名程度，該爭訴商標(biāo)將繼續(xù)使用，在相關(guān)市場上與申請人的商標(biāo)同時出現(xiàn)，因爭議商標(biāo)與申請人的商標(biāo)完全相同，其指定使用的“蛋、咸蛋、蔬菜色拉”商品與引證商標(biāo)一具有較高知名度的“餐館”服務(wù)關(guān)聯(lián)密切，會使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，從而進行誤認(rèn)誤購，損害申請人的利益。

知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)的核心，企業(yè)需要對知識產(chǎn)權(quán)進行管理和保護。首先，企業(yè)應(yīng)該建立專門的部門負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)事宜，現(xiàn)在越來越多的企業(yè)建立了品牌部的機制從進行有效的防范。當(dāng)權(quán)利被侵犯時可以做出有效的反擊，同時可以加快侵權(quán)時資料索取的速度，為企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保駕護航。其次，企業(yè)在注冊商標(biāo)時，應(yīng)當(dāng)慎重考慮商品類別，避免出現(xiàn)侵犯他人商標(biāo)權(quán)的情形。

2、代理機構(gòu)對企業(yè)的商標(biāo)積極維護

作為代理機構(gòu)，我們要對企業(yè)的商標(biāo)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)做好及時的監(jiān)控，定時檢測侵權(quán)商標(biāo)。一旦出現(xiàn)侵權(quán)商標(biāo)，及時記錄跟客戶聯(lián)系，提出對侵權(quán)商標(biāo)的異議申請和無效宣告程序。我們能主動的出擊制止侵權(quán)行為，造成的損失將會大大降低。2018年商標(biāo)申請量超過800萬件，對于如此大的申請量，我們必須做好聯(lián)動的監(jiān)控和預(yù)警機制。

  同時，專門的代理機構(gòu)負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的專業(yè)性、針對性較高，值得信賴，代理機構(gòu)會密切關(guān)注商標(biāo)局所發(fā)布的公告信息，一旦出現(xiàn)新動態(tài)新問題，及時告知客戶了解，解決問題。

3、動態(tài)實時的維權(quán)

2018年11月26日對第11761462號第21類“樓外樓”商標(biāo)提出無效宣告請求。商評委認(rèn)為杭州樓外樓實業(yè)集團股份有限公司“樓外樓“商標(biāo)于2018年07月 27日在無效宣告案件適用商標(biāo)法第十三條第三款予以保護。杭州樓外樓實業(yè)集團股份有限公司提交的在案證據(jù)可以證明在爭議商標(biāo)申請日之前，“樓外樓”商標(biāo)在餐館服務(wù)上已經(jīng)進行了較大規(guī)模的廣告宣傳，在行業(yè)內(nèi)具有較高知名度，根據(jù)在案證據(jù)可以證明引證商標(biāo)在爭議商標(biāo)申請日之前在＂餐館”服務(wù)上已為中國相關(guān)公眾熟知。爭議商標(biāo)主要認(rèn)讀部分文字“樓外樓”與引證商標(biāo)＂樓外樓“文字構(gòu)成、呼叫完全相同，構(gòu)成對引證商標(biāo)的復(fù)制、摹仿。爭議商標(biāo)指定使用的筷子等商品與引證商標(biāo)使用的餐館服務(wù)在消費場所、消費對象等方面存在一定關(guān)聯(lián)，加之，被申請人與申請人同處一地，其對申請人引證商標(biāo)知名度情況應(yīng)屬知曉。爭議商標(biāo)的注冊難謂正當(dāng)，極易使相關(guān)公眾將之與引證商標(biāo)及申請人相聯(lián)系，從而致使申請人商標(biāo)權(quán)益受到損害。因此，爭議商標(biāo)的注冊已經(jīng)構(gòu)成《商標(biāo)法》第十三條第三款所指情形，爭議商標(biāo)予以無效宣告。